이번 사례에서는 Specialty Market인 피부과용 에너지기반 의료기기(EBD) 시장에서의 기업 간 특허 분쟁에 대해 알아보겠습니다.
2006년 8월 9일 Palomar사는 Candela가 Gentle Lase와 Gentle Yag의 판매를 통해 자사의 특허를 침해하였다고 고소하였습니다. Palomar는 2006년 6월 Alma사와 Cutera사를 고소하여 2,200만불을 특허 사용에 대한 License fee로 요구하는 소송을 진행 중이었습니다.
이에 맞서 2008년 12월 Candela사는 미국 특허청(USPTO)에 관련 특허 2개(US Patent 5,595,568*과 5,735,844*)에 대해 재심사를 요구하였습니다.
*미국 특허 번호 US5595568A는 Dr. R. Rox Anderson이 발명한 기술로 “Permanent hair removal using optical pulses”에 대한 특허로 1995년 2월 1일 출원되어 1997년 1월 21일 등록되었으며, 출원 후 20년 후인 2015년 2월 1일 특허 만료되었습니다.
*미국 특허 번호 US5735844A 역시 Dr. R. Rox Anderson이 발명한 기술로 “Hair removal using optical pulses”에 대한 특허로 1995년 2월 1일 출원되어, 1998년 4월 7일 등록되었고 2015년 2월 1일 특허 만료되었습니다.
그러나 결국 2011년 9월 특허 침해 소송(상기 특허 568과 844번)에 대한 합의하여, 그 결과로 Palomar사는 Candela사와 Syneron으로부터 2000년 8월~2011년 9월말까지 “Professional laser-and lamp-based hair removal systems”의 판매액 기준으로 US$29.8MN를 로열티로 받고, 여기에 추가로 2015년 2월 1일 미국 특허 종료 시 까지 예상 판매액에 대한 Royalty를 추가로 받기로 하였습니다.
이 소송 도중 Candela는 2010년 1월 Syneron사에 인수 합병되어 2011년 Royalty 지급은 Syneron Medical이 주도하여 지불하게 됩니다. Candela사의 인수에 이 소송이 영향을 미친 것으로 보입니다.
앞의 사례에서 Candela는 Palomar사에게 특허 침해로 소송을 당했지만, 반대로 다음 2개의 사례에서 Candela가 다른 회사들에 대해 특허 침해에 대해 소송을 해서 합의한바 있습니다.
2016년 1월 Syneron-Candela는 InMode와 InVasix사에 대해 Sublative기술과 Bi-Polar Fractional RF 기술 특허 침해에 대해 소송을 하였고, 2019년 3월 양사는 합의를 해서 Inmode사가 제품을 계속 생산하도록 Sub-License를 갖도록 하였습니다. 그러나 합의 사항에 어떠한 조건이 있었는지는 밝히지 않았습니다.
또한 2018년 4월 9일 Syneron Candela는 Needle RF (fractional RF micro-needle dermatological treatment system) 특허*를 침해한 18개** 기업에 대해 소송을 하였습니다.
*미국 특허 번호 US9510899B2는 “Method and apparatus for dermatological treatment and tissue reshaping”에 대한 특허로 2004년 4월 1일 출원되어 2016년 12월 6일 등록되었으며, 특허 만료 예정일은 2025년 4월 1일입니다.
*미국 특허 번호 US9095357B2는 “Method and apparatus for dermatological treatment and tissue reshaping”에 대한 특허로 2010년 10월 28일 출원되어, 2015년 8월 4일 등록되었고, 만료일은 2028년 10월 16일입니다.
** Secret RF by ilooda Co., Ltd. and Cutera, Inc.; Fraxis Duo by ilooda Co., Ltd., Emvera Technologies, LLC and Rohrer Aesthetics, LLC; Fractora by Invasix Ltd., Invasix, Inc. and InMode MD Ltd.; Legend Pro by Lumenis Ltd and Pollogen Ltd; 3DEEP by EndyMed Medical Ltd. and EndyMed Medical Inc.; INTRAcel by Jeisys Medical, Inc. and Perigee Medical LLC; Infini by Lutronic, Corp. and Lutronic, Inc.; and Vivace by Sung Hwan E&B Co. Ltd, Aesthetics Biomedical, Inc. and Cartessa Aesthetics LLC.
대부분 특허 침해 기업들은 2019년을 기점으로 Candela사와 합의하여 특허 침해에 대하여 합의하였습니다.
예를 들면 2019년 2월 6일 Lutronic과 Candela사는 기술특허 침해에 대해 합의를 해서 양사가 cross-license* 계약 하에 제품을 지속 생산하기로 합의하였습니다. 2019년 7월 16일 Lumenis와 Pollogen사는 Candela사와 기술특허 침해에 대해 합의를 하여 라이선스(Sub-License) 생산을 하기로 하였습니다.
의료기기 시장에서 비교적 틈새 시장인 이 피부과 에너지기반 의료기기(EBD) 시장에서 각 기업들은 자사의 특허를 보호하기위해 혹은 타사의 특허에 대해 회피설계(Design Around), 무효전략(Invalidation), 그리고 합의를 통한 라이선싱/크로스 라이선싱 계약를 통해 지속적인 제품 생산을 하는 활동을 하고 있습니다. (*Cross-License의 경우 후 특허권자가 선특허권자의 동의를 받아야 특허 발명을 실시할 수 있는 경우 상호 특허권에 대해 사용을 인정하는 경우입니다.)
재미있는 것은 이 기업들은 이 소송 이후 인수합병의 과정을 거치기도 하고, 지속적으로 경쟁하기도 하면서 지배구조에서 상당한 dynamics를 보여줍니다.
미국의 Candela사는 2010년 1월 이스라엘 기업인 Syneron사에 인수되었고, 이후 사모펀드(PE)인 Apax Partners가 다시 인수하면서 본사를 미국으로 옮기고, 사명도 Syneron-Candela에서 Candela로 변경됩니다.
그리고 Inmode나 Invasix의 경우도 사실 Candela가 Syneron에 인수되기 전해인 2009년 Syneron사 출신의 CEO(Moshe Mizrahy)와 CTO(Dr. Michael Kreindel)가 Inmode를 설립합니다. 기술적으로 뿌리가 같아 양사의 기술은 매우 흡사하며 이로 인해 특허 침해 소송이 발생한 것입니다.
Candela사를 고소한 Paloma사는 2013년 6월 Cynosure사에 합병이 완료됩니다. (US$287MN by cash and stock transaction) 그리고 Cynosure사는 2017년 3월에 Hologic에 인수된 후 ($1.65 billion) 다시 2019년 12월 사모펀드(PE)인 Clayton Dubilier & Rice LLC ($205 million in cash)에 인수됩니다.
[Reference]
Palomar and Candela Sue Each Other Over Hair Removal - Bloomberg
국제특허분쟁연구회 - 게시판 상세 | 특허청 연구회 (kipo.go.kr)
Palomar Medical Technologies I - GuruFocus.com
Syneron Candela updates on patent infringement cases - MassDevice
Syneron Candela Announces Updates In Patent Infringement Cases (prnewswire.com)
Syneron Candela, InMode settle patent suits - MassDevice
Lutronic and Syneron-Candela announce settlement of patent infringement lawsuit - NS Medical Devices
Cynosure Completes Acquisition of Palomar Medical Technologies (prnewswire.com)
Hologic, Inc. - Hologic Completes Acquisition of Cynosure
Hologic to buy Cynosure to expand into medical aesthetics | Reuters
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