[Case Study] 비아그라 디자인 특허 분쟁

1990년대 세계최초의 FDA 승인을 받은 경구용 발기부전 치료제 "비아그라"를 출시한 화이자(Pfizer)는 당시 프로페시아나 제니칼과 같이 Life Style Drug의 선두 주자로 세계적인 블록버스터 제조사로 의약품 시장을 주도하였습니다. 당시 카버젝트나 뮤즈와 같이 음경에 직접 적용하는 침습적인 치료에 의존하던 시기에 비아그라의 등장은 발기부전에 대한 질병으로의 인식과 치료 페러다임 자체를 바꾸는 혁신적인 제품이었습니다.

비아그라에 얽힌 많은 재미있는 이야기들, 예를 들면...

비아그라는 Vigor (정력)이 Niagara(나이아가라 폭포) 처럼 솓는다는 의미로 합성된 제품명이라든가,
그럼에도 Viagra는 이전 부터 화이자사에서 차기 제품명을 위해 이미 준비해 놓은 Name이었다던가,
비아그라는 원래 협심증 치료제로 개발하다가 Side effect를 이용해 개발 트랙을 전환한 제품이라든가,
비아그라는 치료용으로도 쓰인다던가 (폐동맥고혈압, Pulmonary Hypertension)
비아그라는 여성을 대상으로 임상시험을 실시해서 여성 클리토리스의 발기 효과를 보였으나 여성의 경우 남성과 달리 무드에 의해 더 많은 영향을 받아 여성 대상 임상은 종료되었다 던가...
하는 많은 이야기들이 있지만, 오늘의 주제는 바로 [비아그라]에 얽힌 [특허와 상표권 사례]입니다.

제품 출시 전후 화이자는 비아그라에 대해
1) 1992년 물질특허* 국제 등록 출원 (*신규 화합물질에 대한 특허권. 즉, Sildenafil 성분 자체에 대한 특허권)
2) 1994년 용도특허* 국제 등록 출원. (* 용도 즉, 발기부전 치료제로서 그 용도 발명에 대한 특허)
3) 1998년 4월 미국 특허청과 9월 한국 특허청에 디자인권으로 등록출원
4) 2002년 11월 푸른색 다이아몬드 형상을 각기 [색체상표]와 [입체상표]로 한국특허청에 등록출원하여 특허 보호 장벽을 만들었습니다.

그러나 시간이 지나 물질특허가 2012년 5월 17일 만료 / 용도특허는2012년 5월 30일자로 무효화* (*발기부전 치료 용도 특허인 용도특허(특허 제262926호)는 원래 2014년 5월 13일이었으나 2012년 특허심판에서 물질특허와 용도특허가 모두 만료되었다. 용도특허 무효 사유는 특허명세서 기재 미흡과 진보성 부정이 주된 이유였다고 한다.) 되어 국내 제약사에서 본격적인 Generic 제품들이 출시되었습니다.

여기서 오늘 주제는 화이자와 한미약품 팔팔정의 디자인 특허 분쟁입니다.

한미약품 팔팔정(좌), 화이자 비아그라(우)

한미약품이 비아그라의 Blue Diamond 형태의 Tablet 모양을 복제하여 권리를 침해하자, 화이자는 서울중앙지법에 한미양품의 디자인권 침해 금지 등 판매금지가처분신청 소송을 제기하였습니다.
하지만 한미약품도 이에 맞서 화이자의 디자인권을 무효화하는 소송을 각기 청구하여 맞 소송에 이르릅니다.

화이자 알약 디자인과 상표권

*자료 출처: Design map IP 분쟁 사례- 디자인

디자인권에서의 주요 핵심은 신규성에도 있는데 한미약품은 화이자에서 기존에 타정하여 판매한 미니프레스5mg(1993년) 정과 글루코트롤10mg 정제(1987년)의 모양이 모두 다이아몬드 형태로 기존에 이미 비아그라 디자인 권 등록이전에 시장에 공개되어 신규성이 없다고 판단되어 [무효화 결정]이 내려 집니다. (2013년 3월 29일)
이렇게 화이자는 한국에서 디자인권 보호에 실패하게되었습니다.

이후 2번의 입체상표권 무효심판 소송에서 화이자가 승소하였으나, 2016년 2월 18일 서울고등법원 민사 4부의 판결을 통해 한미약품의 승소로 결론 지어졌다.

이후 2번의 입체상표권 무효심판 소송에서 화이자가 승소하였으나, 2016년 2월 18일 서울고등법원 민사 4부의 판결을 통해 한미약품의 승소로 결론 지어졌다.

이렇게 Viagra Blue Diamond Tablet Design 관련 소송이 마무리 지어졌습니다.

현재 비아그라는 물질/용도특허는 모두 만료되었고, 기 특허 등록되었던 디자인권까지 모두 무효심판이 되었고, 현재 특허청에는
045, 05류(의약품류/위생제품), 출원번호: 50-2007-0011999, 출원인: 화이자 프로덕츠 인크로 "비아그라" 상품명만 등록이 된 상태입니다. 이 상표는 10년간 유효하며 게속 갱신이 가능하여 영구적으로 소유가 가능합니다.

(* 디자인권은 20년간 보호되지만, 입체 상표권 (형상, 소리, 냄새까지 포함)은 매 10년마다 갱신해서 상표권과 같이 영구적으로 획득이 가능합니다.)

이 승소로 지금도 한미약품은 팔팔정을 파란색 다이아몬드 형태의 정제로 판매 중입니다.

한편...

미국에서는 1997년 말 출시해서 2017년 12월 11일까지 20년간의 특허 보호가 만료된 미국에서 비아그라 특허가 만료되면서 미국 화이자는 자체로 비아그라 제너릭을 출시하여 오리지널 제품의 매출하락분을 Compensation하고 있습니다.
* 국가의 약가 정책에 따라 의도적으로 오리지널 제조사가 제너릭을 만들기도하는데 앞선 경우와 달리 1st Generic 이후 출시되는 순서에 따라 약가가 인하되는 정책을 쓰는 국가에서는 오리지널 의약품 제조사가 최저가로 제너릭 의약품을 출시해서 후발 주자들이 저가의 가격으로 시장에 진입하지 못하게 하는 전술로도 사용됩니다.